现有技术抗辩中的创造性评判

现有技术抗辩中的创造性评判

黎作佳 吴志威

华南理工大学法学院 广州 510006

摘要：现有技术抗辩原则是等同原则的一项非常重要的规制原则，本文对其判断标准和判断方法进行讨论，提出采用创造性评判中的发明构思来进行被诉侵权技术与现有技术的对比，具体比较技术领域、技术问题、技术手段和技术效果四项。该方法理论依据充分、操作性强。

关键词：现有技术抗辩；等同原则；创造性；发明构思

1.概述

等同原则是专利侵权司法判定中最常用也是最重要的原则之一，为了避免等同原则对权利要求范围扩展不合理，在司法实践中，逐渐形成对等同原则进行规制的一系列原则，比如禁止反悔原则、捐献原则、特意排除规则、现有技术抗辩原则等等。等同原则本身并没有在我国现行的专利法及其实施细则中有所规定，而是存在于最高人民法院的司法解释中，等同原则的几个规制原则也同样，但是对于现有技术抗辩原则，却是在我国专利法第三次修改的时候就写进了专利法，具体为第62条：在侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。但该条款也仅仅给了一个法律依据，并没有进一步的阐述什么叫做“属于现有技术”。在最高人民法院的司法解释中同样也给出了该原则的判断标准：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。但该判断标准依旧非常模糊，实操性不大，继而引起了学术界对该判断标准有较大的争议。

2. 现有技术抗辩的判断标准

以怎样的标准来判断被诉侵权技术是否属于现有技术，是现有技术抗辩面临的最重要的问题，不同的标准，得到的结果可能就是南辕北辙。学术界对于该判断标准中，大概可以分为五个意见：新颖性标准、创造性标准、有限创造性标准、相同或者十分相近标准和等同标准^[1]。其中，创造性标准直接照搬专利法关于发明具备创造性的情况，即将被控侵权技术与现有技术进行对比，如果被控侵权技术具备创造性，则现有技术抗辩不成立，否则成立。但是，专利法所规定的创造性标准较高，必须具备突出的实质性标准和显著的进步，才能称得上具备创造性，这个标准显然要高于司法解释中所述的“无实质性差异”。所以，学术界提出有限创造性标准，指出可以按创造性的评判方法进行判断，但是对于创造性高度则有所降低，具体操作如不能用多个现有技术组合、而只能采用一项现有技术作为对比对象。这个标准有一定的合理性，但实际的操作性不强，因为“有限的创造性”并没有一个合理的限定。至于等同标准，顾名思义，就是按等同原则的判断标准来执行，即判断相应的技术特征是否相同或等同。笔者认为，该等同标准更符合司法解释中的“无实质性差异”，并且由于等同原则在司法实践中具有非常丰富的判断经验，无需再重新定义或进行针对性的区别对待，操作性极强。司法实践中，比如天津天士力制药股份有限公司与东莞万成制药有限公司等侵犯专利权纠纷上诉案，最高人民法院主要判断的是被诉侵权技术与现有技术中某几个特征是否等同，说明我国司法实践主要采用等同标准来进行现有技术抗辩的判断。

3. 整体等同与发明构思

在适用等同标准的过程中，是否适用等同原则判断标准的所有情况，这是一个值得探讨的问题。在本文中，笔者主要想探讨一个早已被各国司法实践所抛弃的原则——整体等同原则。整体等同原则是指，将涉案专利技术和被诉侵权技术整体比较，如果两者用实质相同的技术手段、解决实质相同的技术问题并达到实质相同的技术效果，即使缺失权利要求规定的某一个或几个技术特征，也会被认定为侵权^[2]。该原则扩大了权利要求的保护范围，并且还会使得该保护范围模糊不清，被认为是严重偏向专利权人，故受到广泛的批评。取而代之的是，全部技术特征原则，该原则要求权利要求所涉及的全部技术特征均需要被考虑。这个举措主要是为了强调权利要求的宣示作用，使公众根据权利要求的文字记载即可明确其保护范围。但是，被诉侵权技术并不是权利要求，其本身没有文字记载，尽管在比较过程中，还会用到“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，对专利权人的明示约束力不应扩展到被诉侵权技术，因为被诉方没有这个义务，此时，笔者认为，在比较过程中无需纠结全部特征的比较，而可采用实质上相同的方法，即整体等同原则。

由于整体等同原则长期未被采纳，故其判断的标准和方法不为法官们熟悉，此时，笔者认为，可采用创造性判断的发明构思替代。发明构思是为了解决现有技术中存在的技术问题而形成的改进思路，其源于发明创造的过程。一般而言，发明构思包括了技术领域、解决的技术问题、关键的技术手段和达到的技术效果

^[3]。因此，可对被诉侵权技术与现有技术进行分别提炼，看两者是否属于相同的技术领域，解决的技术问题是否相同，采用的关键的技术手段是否实质上相同，以及是否能够达到相同的技术效果，若四者均是，则可判断被诉侵权技术属于现有技术，若四者中存在至少一个否，则判断被诉侵权技术不属于现有技术。

以天士力公司和万成公司专利纠纷案为例，被诉侵权技术是一种名为“养血清脑颗粒”，现有技术是1981年第10期《中级医刊》的《“头痛Ⅱ”治疗偏头痛型血管性头痛45例临床小结》，其中记载了一组药方。可以看出，两者都属于药物制剂领域，解决的技术问题都是治疗头痛病症，采用的技术手段中，具体的中药组分相同，但含量有所差异，至于所达到的技术效果中，天士力公司委托北京中医药大学被诉侵权技术与现有技术进行药效学试验的对比研究，结果显示，被诉侵权技术对压力所致疼痛的镇痛作用显著强于现有技术。由此可见，技术手段是否相同有待商榷，但至少可以确定的是两项技术所达到的技术效果是不相同的。在此基础上，由于存在技术效果不相同，可以判断两项技术的发明构思不同，被诉侵权技术不属于现有技术。

4. 结语

最高人民法院的司法解释中，对于现有技术抗辩原则只给出了相同或者无实质性差异的标准，未给出具体的判定方法。笔者同意采用等同标准来看待“无实质性差异”，但不应将等同原则的所有判定规则来使用现有技术抗辩原则的判断，至少不应采用全部特征原则来限制被诉侵权技术。故在本文中，笔者提出可采用整体等同原则来进行被诉侵权技术与现有技术的对比，并解决专利申请创造性评判中的发明构思，提取两项技术的发明构思，包括技术领域、技术问题、技术手段和技术效果四项，四项至少存在一项不实质相同，则可判断被诉侵权技术不属于现有技术。该方法理论依据充分、操作性强。

参考文献

[1] 李昌青.现有技术抗辩制度研究.安徽大学硕士学位论文,2014:12-15.

[2] 杨平.专利侵权判定中的等同原则研究.华中科技大学硕士学位论文,2011:4-6.

[3] 戴翀.谈创造性评判中最接近现有技术的选择——以发明构思为视角.中国发明与专利,2016(8):95-99.