以目的为导向的专利侵权检索策略

以目的为导向的专利侵权检索策略

赵盼    黄晓阳等同第一作者

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心   天津   300304

摘要：检索目的不同，专利检索策略也不尽相同，通常在专利侵权检索中，一种防止侵权检索，其目的是要找出可能受到侵害的专利，一种是被动侵权检索，其目的是要找出能够认定受到侵害的专利为无效专利的依据。本文以目的为导向对两种专利侵权检索的检索策略进行了探究，分别对两种专利侵权检索的检索要素确定进行了分析。

关键词：专利侵权；检索策略；检索要素

1 引言

根据专利法第60条的规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权。也就是说，如果没有经专利权人的许可，实施其专利，就侵犯了专利权。而且，即使没有参考该专利，或者完全是自己的思路制造、使用、许诺销售、销售或进口的产品，但是采用的相同的技术方案，仍然是侵犯了专利权。

专利侵权检索包括防止侵权检索和被动侵权检索的。防止侵权检索和被动侵权检索指代的是两种完全不同目的的检索。其中，防止侵权检索是为了保证准备生产或使用的某一新产品或新方法与已经授权的专利或者有授权前景的专利产生专利纠纷、防止侵犯别人的专利权而主动对某一新技术新产品进行的专利检索，其目的是要找出可能受到侵害的专利。被动侵权检索则是指被别人指控侵权时而被动地进行的专利性的检索，其目的是要找出能够认定受到侵害的专利为无效专利的依据。

2 防止侵权检索要素的确定

防止侵权检索，是侵权检索的一部分，属于主动检索，具体指的是为了保证准备生产或使用的某一新产品或新方法与已经授权的专利或者有授权前景的专利产生专利侵权纠纷,主动对某一新产品或新方法进行专利检索，检索的目的在于找出可能受到侵害的专利。防止侵权检索的对象为有效专利（包括具有授权前景的专利申请和已授权且未终止保护的专利），因为只有有效专利才有可能被认定为侵权。

2.1检索范围限定策略

防止侵权检索的在确定进行检索之前需要确定检索范围包括专利类型、时间范围、地域范围三个方面。比如，发明人有意针对自己研究出来的新产品：一种，准备在中国境内投入生产和销售。那些申请日早于该实施日前20年的发明专利，以及申请日早于该实施日前10或15年的实用新型专利和外观设计专利通常已经超出了专利保护期限而失效，而且，也存在一些授权的专利存在该实施日前虽然没有达到专利保护期限，但是被无效掉的情况，这些专利均不会构成侵权专利。因此，防止侵权检索的范围限定在中国国内专利，应当检索实施日前20年以内的有效的发明专利文献。即可选取“申请日早于该实施日前20年的发明专利，以及申请日早于该实施日前10或15年的实用新型专利和外观设计专利”、“有效的专利”和“中国”作为检索要素的一部分以用于后续检索。

2.2技术方案限定策略

根据专利侵权的判断原则中全面覆盖原则和等同原则的规定，被控产品包含的所有技术特征均落入专利权利要求保护范围内，或者其中的技术特征采用的专利权利要求技术特征的下位概念均构成专利的侵权行为。而且，针对被控产品尽管没有落入专利权利要求保护的范围内，但区别的特征仅在于专利权利要求中对应特征的等同替换物，则也会被判定为专利侵权。如通过专利文献检索，查到已知专利产品或专利方法，无论采取增加必要特征、省略非必要特征或者改变步骤顺序的手段都不能逃避侵权。因此，在针对技术方案的具体内容进行检索的过程中，要针对技术方案中的所有技术特征均进行考虑来提取相关的检索要素，以用于后续的检索。

案例的权利要求1保护一种健康管理装置，其特征在于，包括： 图像拍摄单元，在观众观看电视节目时，定时对观众所在区域拍摄图像； 图像处理单元，对拍摄图像进行处理解析，判断图像中是否有烟雾状物体，若有，则提示禁止吸烟。

本案例涉及识别监控领域，针对观看电视节目时吸烟对观众健康带来极大不利 的问题，提供一种健康管理装置。其发明构思在于定时对观众区域的拍摄图像进行检测判断是否有烟雾状物体，在判断有的情况下提示禁止吸烟。从而达到保证观众的健康，对观众健康进行有效管理的技术效果。

因此，在进行专利侵权检索时，要结合技术领域，技术问题和技术效果，针对本案例技方案中的全部技术特征进行检索，即可提取“健康管理”、“观看电视节目”、“定时拍摄观众区域”、“图像处理解析判断是否有烟雾状物体”以及“若有，则提示禁止吸烟”作为检索要素，针对该方案涉及的具体的比如，定时拍摄的方式，拍摄的是观众区域，以及利用图像分析技术判断是否有烟雾状物体，并进行提示等技术手段均应当考虑到检索的范围内，进行检索。

3 被动侵权检索要素的确定

被动侵权检索是当被告侵权时，为寻求被动侵权的自我保护而进行的检索，其目的是要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

在进行无效检索的过程中主要针对专利法第22条中新颖性和创造性的规定进行检索。而且，区别于防止侵权的检索方式，被动侵权检索不存在时间、地域和专利类型等范围的限制。

3.1 新颖性检索策略

根据专利审查指南的相关规定，针对新颖性定义中的“同样的发明或实用新型”，首先应当判断专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的内容实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两个能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或实用新型。新颖性的审查遵循单独对比原则，因此，在检索要素的确定过程中，可针对要无效的专利，从技术手段、技术领域、技术问题和技术效果等方面来确定检索要素，并针对该专利的技术方案所包含的所有的技术特征均进行检索，以用于检索一篇包含该所有技术特征的文献。

3.2 创造性检索策略

针对创造性的检索，并不局限于技术领域完全相同，但需要结合技术领域、技术问题或技术效果等方面针对专利的发明构思进行检索，以检索到与该专利最接近的现有技术,然后,将该专利与对应的最接近的现有技术进行对比确定两者的区别，并对该区别在该专利方案中的作用和所达到的技术效果进行全面的分析和理解,基于该区别，确定该专利实际解决的技术问题。最后，针对该区别，不局限于同一个技术领域进行检索，确定现有技术上是否给出将该区别应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题的启示

4总结

专利性检索由于受法律状态、检索范围、检索目标等因素的限制较少，相对容易操作，是企业或代理机构从业人员提升专利申请质量的重要环节。通过专利有效性检索重新评估专利的新颖性与创造性，确定专利技术的专利性，通过专利侵权检索识别专利技术实施的潜在侵权风险，规避侵犯第三方专利权，确定专利技术的可执行性。